Deducibilità delle royalties del marchio: guida pratica

• Le royalties per la licenza di un marchio sono deducibili solo se sono in linea con i requisiti di inerenza, imputazione per competenza e determinabilità oggettiva. La corretta documentazione, come perizie di valutazione e accordi contrattuali dettagliati, è essenziale per la difendibilità fiscale. La normativa esclude i marchi dall’ambito del Patent Box, quindi le royalties seguono regole ordinarie di deducibilità.

Le royalties corrisposte per la licenza d’uso di un marchio sono deducibili dal reddito d’impresa, a condizione che siano soddisfatti tre requisiti cumulativi: inerenza del costo all’attività svolta, imputazione al conto economico per competenza ai sensi dell’art. 109 TUIR, e determinabilità oggettiva del canone sulla base di criteri misurabili e verificabili. Quando anche uno solo di questi elementi manca, l’Agenzia delle Entrate può disconoscere la deducibilità senza dover provare l’intento elusivo, come confermato dall’ordinanza della Cassazione n. 12267/2021.

Prima di chiudere o rinnovare qualsiasi accordo di licensing, verificare tre aspetti in modo immediato:

• Clausole di determinazione del canone: la formula di calcolo deve essere esplicita, ancorata a parametri oggettivi (percentuale sul fatturato, volumi di vendita, unità prodotte) e non lasciata a criteri forfettari privi di correlazione economica documentata.

• Imputazione contabile per competenza: il costo deve essere rilevato nell’esercizio di competenza, non in quello di pagamento. Un contratto formalmente corretto che non si riflette nella contabilità per competenza espone comunque al rischio di indeducibilità.

• Dossier probatorio: raccogliere perizie di valutazione, report di utilizzo del marchio, corrispondenza commerciale e fatture. L’onere della prova grava interamente sul contribuente.

Studiolegalecoviello assiste imprese e consulenti nella strutturazione di contratti di licenza difendibili, dalla redazione delle clausole alla predisposizione del fascicolo documentale.

Il canone di licenza per marchio, comunemente denominato royalty, è il corrispettivo che il licenziatario corrisponde al licenziante in cambio del diritto di utilizzare il segno distintivo nell’ambito di un territorio, un settore merceologico e una durata definiti contrattualmente. Le parti coinvolte sono il titolare del marchio (licenziante) e il soggetto che ne ottiene l’uso (licenziatario), che può essere una società del gruppo, un distributore indipendente o un franchisee.

Sul piano contrattuale, la licenza può essere esclusiva o non esclusiva, e può riguardare un marchio registrato presso l’UIBM o un marchio di fatto, non registrato. La distinzione non è irrilevante sotto il profilo fiscale: per un marchio registrato, il titolo di proprietà industriale costituisce già una prova documentale della titolarità e del valore del segno. Per un marchio non registrato, la dimostrazione dell’esistenza, della notorietà e del valore economico richiede evidenze aggiuntive, quali ricerche di mercato, dati di vendita storici e perizie specifiche. In entrambi i casi, la deducibilità delle royalties dipende dalla qualità della documentazione, non dalla natura formale del marchio.

Il riferimento normativo centrale è l’art. 109 TUIR, che stabilisce i principi generali di competenza, certezza e determinabilità oggettiva per la deduzione dei componenti negativi di reddito. Un costo è deducibile solo se imputato al conto economico dell’esercizio di competenza e se il suo ammontare è certo o, almeno, oggettivamente determinabile al momento della chiusura dell’esercizio.

Il concetto di inerenza è distinto dalla competenza: un costo è inerente quando presenta un nesso causale con l’attività d’impresa e con la produzione del reddito. Per le royalties, questo significa che il marchio licenziato deve essere effettivamente utilizzato nell’attività del licenziatario e che il canone deve essere proporzionato al beneficio economico derivante da tale utilizzo. L’onere di dimostrare l’inerenza grava sul contribuente, non sull’Amministrazione finanziaria.

Quanto alla prassi dell’Agenzia delle Entrate, i provvedimenti in materia di Patent Box chiariscono che il perimetro agevolabile del nuovo regime non include i marchi: una distinzione che incide direttamente sulla pianificazione fiscale, perché le royalties da marchio seguono le regole ordinarie di deducibilità e non beneficiano dell’agevolazione. Circolari e risposte a interpello dell’Agenzia costituiscono documenti da allegare al fascicolo probatorio in sede di verifica, per dimostrare la coerenza della posizione fiscale adottata.

Elementi normativi da citare in sede di controllo:

• Art. 109 TUIR (competenza, certezza, determinabilità)

• Art. 108 TUIR per le spese pluriennali quando il canone è strutturato su più esercizi

• Ordinanza Cass. n. 12267/2021 (onere probatorio e criteri oggettivi)

• Bozza di circolare sul nuovo Patent Box (esclusione dei marchi dall’ambito agevolabile)

Per il licenziatario, il canone di licenza va rilevato nel conto economico alla voce B.8 (costi per godimento di beni di terzi) nell’esercizio di competenza, indipendentemente dalla data di pagamento. Se il contratto prevede pagamenti anticipati o posticipati rispetto alla maturazione del diritto d’uso, occorre rilevare ratei o risconti per allineare la competenza economica a quella fiscale. La mancata imputazione per competenza, anche in presenza di un contratto formalmente valido, comporta il rischio di indeducibilità ai sensi dell’art. 109 TUIR.

Il trattamento fiscale del percettore varia in funzione della sua natura giuridica. Quando il licenziante è una persona fisica, le royalties costituiscono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi (a seconda della natura del rapporto), con applicazione di una ritenuta d’acconto del 20% da parte del sostituto d’imposta. Quando il licenziante è una società, il canone concorre alla formazione del reddito d’impresa ordinario, senza ritenuta, e va fatturato con IVA al 22% salvo esenzioni specifiche.

Un esempio sintetico di rilevazione per il licenziatario: a fronte di un canone annuo di 60.000 € maturato nell’esercizio, si rileva un costo per godimento di beni di terzi di 60.000 € in contropartita al debito verso il licenziante (o alla cassa/banca se già pagato). Se il contratto prevede un pagamento semestrale posticipato, al 31 dicembre si rileva un rateo passivo per la quota maturata e non ancora pagata.

Un contratto di licenza fiscalmente difendibile non è semplicemente un accordo che trasferisce il diritto d’uso: è un documento che deve contenere elementi sufficienti a dimostrare, in sede di verifica, che il canone corrisponde a un valore economico reale e misurabile.

Clausole essenziali da verificare prima della firma:

• Oggetto preciso: identificazione del marchio (numero di registrazione, classi merceologiche, territorio) e perimetro esatto dell’uso concesso.

• Formula di calcolo del canone: percentuale sul fatturato netto, sul margine, sulle unità vendute o fee fissa con meccanismo di revisione periodica; mai un importo forfettario privo di aggancio a parametri verificabili.

• Durata e territorio: indicazione esplicita, con clausole di rinnovo e adeguamento.

• Meccanismi di revisione: previsione di aggiornamento del canone in funzione di variazioni del valore del marchio o delle condizioni di mercato.

• Obblighi di rendicontazione: il licenziatario deve fornire al licenziante report periodici sull’utilizzo del marchio e sui dati di vendita che costituiscono la base di calcolo.

La documentazione extracontrattuale è altrettanto determinante. I criteri forfettari privi di correlazione economica sono stati contestati dalla giurisprudenza: occorre affiancare al contratto perizie di valutazione del marchio, report di utilizzo, corrispondenza commerciale che attesti la negoziazione delle condizioni e fatture con descrizione analitica della prestazione.

Un consiglio: costruire il dossier probatorio come una filiera integrata: contratto, registrazioni contabili per competenza e documentazione di supporto devono raccontare la stessa storia. Un’incongruenza tra questi tre livelli è sufficiente a generare un rilievo.

La scelta del metodo di determinazione del canone è una delle decisioni più rilevanti per la difendibilità fiscale. Una perizia indipendente che documenti il metodo adottato e i parametri utilizzati aumenta significativamente la probabilità di successo in sede di verifica.

Il metodo CUP e il royalty relief sono quelli più apprezzati in sede di verifica perché ancorano il canone a riferimenti di mercato verificabili. La percentuale sul fatturato è accettabile quando la percentuale applicata rientra nei range documentati per il settore merceologico di riferimento. La fee fissa, invece, è la più vulnerabile: senza una perizia che ne giustifichi l’importo, è difficile dimostrare la congruità.

Una perizia indipendente deve contenere: identificazione e descrizione del marchio, metodologia di valutazione adottata con motivazione della scelta, dati di mercato utilizzati come riferimento, calcolo del valore e del canone congruo, e firma di un professionista qualificato.

L’ordinanza n. 12267/2021 della Cassazione ha riguardato royalties infragruppo relative a contratti di licenza che escludevano espressamente il know-how, qualificato come di «difficile valorizzazione». La Corte ha confermato il recupero di IVA, IRES e IRAP, rilevando che la mancanza di criteri oggettivi di determinazione del canone e l’assenza di documentazione adeguata rendevano il costo non deducibile.

Le contestazioni più frequenti in sede di verifica riguardano: canoni determinati con criteri forfettari non correlati all’utilizzo effettivo del marchio; assenza di rendicontazione periodica da parte del licenziatario; imputazione contabile non per competenza; mancanza di perizia o valutazione indipendente; contratti privi di clausole di revisione o con durata indeterminata.

Le conseguenze fiscali includono il recupero del costo dedotto, l’applicazione di sanzioni amministrative e interessi. Nelle operazioni infragruppo, il rischio si estende alla contestazione del transfer pricing, con oneri probatori ancora più stringenti.

Il nuovo Patent Box, introdotto dall’art. 6 del D.L. n. 146/2021, consiste in una deduzione maggiorata al 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a determinati beni immateriali. La bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce espressamente che i marchi sono esclusi dall’ambito agevolabile del nuovo regime: rientrano invece software, brevetti, disegni e modelli, e know-how.

Sul piano pratico, confondere i due regimi genera due ordini di problemi. Da un lato, chi include erroneamente il marchio nel perimetro Patent Box rischia un recupero dell’agevolazione con sanzioni. Dall’altro, chi pianifica le royalties di marchio come se fossero soggette a regime agevolato può strutturare il contratto in modo non ottimale per la deducibilità ordinaria. La guida al nuovo Patent Box pubblicata da Studiolegalecoviello approfondisce le posizioni dell’Agenzia e le implicazioni per la pianificazione degli asset immateriali.

Il consiglio operativo è separare contabilmente e contrattualmente le poste relative al marchio da quelle relative ad altri beni immateriali eventualmente agevolabili. Per un’impresa che detiene sia marchi sia brevetti o software, questa separazione non è solo una buona pratica: è una condizione per non compromettere la posizione fiscale su entrambi i fronti. Per approfondire quali asset rientrano nel perimetro agevolato, si veda anche l’analisi sugli investimenti in design e brevetti.

1. Verificare la titolarità e il valore del marchio prima di strutturare il contratto: registrazione aggiornata, classi merceologiche pertinenti, assenza di opposizioni pendenti.

2. Commissionare una perizia di valutazione indipendente che documenti il metodo adottato, i comparables di mercato e il range di canone congruo per il settore.

3. Redigere il contratto con clausole analitiche: formula di calcolo, base imponibile, territorio, durata, meccanismi di revisione e obblighi di rendicontazione periodica del licenziatario.

4. Verificare che la formula di calcolo sia ancorata a parametri oggettivi (fatturato, volumi, unità) e non a importi forfettari privi di correlazione economica.

5. Impostare la contabilità per competenza dal primo esercizio: rilevare ratei e risconti quando necessario, evitare imputazioni per cassa.

6. Conservare la documentazione di supporto in un fascicolo dedicato: contratto firmato, perizia, fatture con descrizione analitica, report di utilizzo del marchio, corrispondenza commerciale.

7. Aggiornare la perizia in occasione di rinnovi contrattuali o variazioni significative del valore del marchio o delle condizioni di mercato.

8. Separare contabilmente le royalties di marchio da eventuali canoni relativi ad altri beni immateriali (brevetti, software) per non compromettere la posizione fiscale su entrambi i fronti.

9. Verificare il trattamento IVA e le ritenute in funzione della natura del percettore (persona fisica o società) e dell’eventuale componente internazionale del contratto.

10. Consultare un professionista specializzato prima di chiudere operazioni infragruppo o contratti con parti estere, dove si applicano anche le regole sul transfer pricing.

Si consideri una S.r.l. italiana (licenziataria) che utilizza il marchio di una holding di gruppo (licenziante) per commercializzare prodotti nel settore alimentare. Il fatturato annuo attribuibile all’uso del marchio è di 2.000.000 €.

Fase 1: determinazione del canone. La perizia indipendente, basata sul metodo royalty relief con comparables di settore, individua un range di canone congruo tra il 2% e il 4% del fatturato netto. Le parti concordano il 3%, pari a 60.000 € annui.

Fase 2: struttura contrattuale. Il contratto prevede: oggetto (marchio registrato n. XXXX, classi 29 e 30, territorio Italia), formula di calcolo (3% del fatturato netto annuo certificato), durata triennale con rinnovo automatico, obbligo di rendicontazione semestrale da parte del licenziatario, clausola di revisione del canone ogni tre anni.

Fase 3: imputazione contabile. Al 31 dicembre, il licenziatario rileva un costo per godimento di beni di terzi di 60.000 € per competenza, con fattura ricevuta dalla holding. Se la fattura arriva a gennaio dell’anno successivo, si rileva un rateo passivo al 31 dicembre.

Fase 4: dossier probatorio. Il fascicolo contiene: perizia di valutazione con metodologia e comparables, contratto firmato, fatture con descrizione analitica, report semestrale di utilizzo del marchio (dati di vendita per linea di prodotto), estratto contabile che mostra l’imputazione per competenza.

Questo schema dimostra che la deducibilità non dipende dall’importo del canone, ma dalla coerenza tra valutazione, contratto, contabilità e documentazione.

La deducibilità delle royalties di marchio è garantita solo quando contratto, contabilità per competenza e dossier documentale formano una filiera integrata e coerente, come richiesto dall’art. 109 TUIR e confermato dalla Cassazione.

L’esperienza di Studiolegalecoviello nel settore della proprietà industriale e della fiscalità degli asset immateriali si traduce in un approccio che integra la competenza legale con quella tecnico-valutativa. Gli incarichi tipici riguardano la redazione e la negoziazione di contratti di licenza per marchi registrati e non registrati, la predisposizione di perizie di valutazione a supporto della deducibilità, l’audit documentale preventivo prima di verifiche fiscali e l’assistenza nel contenzioso tributario quando i rilievi sono già stati notificati.

La casistica più frequente coinvolge operazioni infragruppo in cui il canone non è stato strutturato con criteri oggettivi sin dall’origine, oppure situazioni in cui il contratto esiste ma la contabilità non riflette l’imputazione per competenza. In entrambi i casi, intervenire prima della verifica è significativamente meno oneroso che difendersi dopo.

Chi gestisce un portafoglio di marchi o sta pianificando la struttura di un accordo di licensing può richiedere una verifica preventiva del pacchetto contrattuale e documentale: un’analisi che consente di identificare le vulnerabilità prima che diventino rilievi.

Chi struttura royalties di marchio senza una guida specializzata affronta un rischio concreto: un contratto formalmente corretto ma privo di criteri oggettivi, o una contabilità non allineata alla competenza, possono vanificare anni di pianificazione fiscale. Studiolegalecoviello offre un percorso di assistenza che copre l’intero ciclo: dalla registrazione e valorizzazione del marchio alla redazione dei contratti di concessione in licenza, dalla perizia di valutazione all’audit documentale pre-verifica.

I servizi pertinenti includono la redazione e negoziazione di contratti di licenza con clausole fiscalmente difendibili, la predisposizione di perizie di valutazione del marchio, l’audit del fascicolo probatorio esistente e l’assistenza nel contenzioso tributario. Per chi intende strutturare o rivedere un accordo di licensing, il punto di partenza è la pagina dedicata ai servizi su marchio e naming, dove è possibile richiedere una consulenza preliminare.

Per chi intende approfondire o costruire il proprio fascicolo probatorio, i documenti normativi e giurisprudenziali essenziali sono i seguenti:

Per approfondimenti pratici sulla strutturazione fiscale delle royalties e sulla pianificazione degli asset immateriali, le pagine di Studiolegalecoviello offrono analisi aggiornate su ottimizzazione fiscale attraverso marchio e royalties e su come calcolare la percentuale esatta delle royalties.

Questo articolo ha finalità informative generali e non costituisce consulenza legale o fiscale. Per valutare la propria situazione specifica, si raccomanda di consultare un professionista qualificato o verificare le norme aggiornate presso le fonti primarie.

Le royalties di marchio sono deducibili quando soddisfano i requisiti di inerenza, competenza e determinabilità oggettiva ai sensi dell’art. 109 TUIR. In assenza di criteri oggettivi di calcolo o di documentazione adeguata, l’Agenzia delle Entrate può disconoscere la deducibilità.

Le royalties percepite da una persona fisica costituiscono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi, soggetti a ritenuta d’acconto del 20% applicata dal sostituto d’imposta al momento del pagamento.

Il canone va rilevato alla voce B.8 del conto economico (costi per godimento di beni di terzi) nell’esercizio di competenza, con eventuale rilevazione di ratei passivi se il pagamento non coincide con la maturazione del diritto d’uso.

No. La bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che i marchi sono espressamente esclusi dall’ambito agevolabile del nuovo Patent Box: le royalties da marchio seguono le regole ordinarie di deducibilità, senza beneficiare della deduzione maggiorata al 110%.

Le contestazioni più frequenti riguardano canoni determinati con criteri forfettari privi di correlazione economica, assenza di perizia di valutazione, imputazione contabile non per competenza e mancanza di rendicontazione periodica sull’utilizzo del marchio.