Come la società operativa può sfruttare marchi e brevetti

• La valorizzazione degli asset IP richiede contratti ben strutturati, perizie di congruità e una gestione documentale continuativa. La protezione patrimoniale e fiscale dipendono dalla corretta regolamentazione e dal monitoraggio costante del marchio e dei brevetti.

La società operativa dispone di tre strumenti principali per valorizzare i propri asset di proprietà industriale: la licenza d’uso, la cessione e il franchising. La licenza d’uso è uno strumento flessibile, esclusiva o non esclusiva, geografica o temporale, che consente di generare royalties senza cedere la titolarità. La cessione trasferisce definitivamente la proprietà del marchio o brevetto, risultando particolarmente rilevante in operazioni di fusione, acquisizione o successione aziendale. Il franchising rappresenta il modello più articolato: trasferisce marchio, know-how e standard operativi in cambio di diritti d’ingresso e royalties, con obblighi informativi disciplinati in Italia dalla Legge 129/2004.

Elementi essenziali da considerare:

• Contratto di licenza con data certa e perizia economica preventiva secondo parametri OCSE, per evitare contestazioni fiscali

• Registrazione del marchio presso l’UIBM come presupposto di qualsiasi sfruttamento commerciale

• Clausole di controllo qualitativo nel contratto di licenza per prevenire usi difformi e responsabilità

• Gestione documentale continuativa: la protezione non si esaurisce con la registrazione

• Valutazione dell’impatto fiscale delle royalties tra parti correlate, nel rispetto del principio di inerenza

La separazione tra una società titolare degli asset IP e la società operativa che li utilizza è una scelta strutturale diffusa tra le PMI italiane. Il vantaggio principale è la protezione patrimoniale: i marchi e i brevetti restano al riparo da eventuali azioni dei creditori della società operativa, che accede agli asset solo tramite contratto di licenza. Questa configurazione consente inoltre una pianificazione fiscale più precisa, poiché le royalties corrisposte dalla società operativa sono in linea di principio deducibili, mentre la holding beneficia di un regime fiscale potenzialmente favorevole sui proventi IP.

Il limite più rilevante riguarda la sottocapitalizzazione della società operativa. Se quest’ultima non dispone di risorse sufficienti per far fronte ai canoni di licenza concordati, il rischio di insolvenza aumenta e l’intera struttura può essere contestata dall’amministrazione fiscale come abuso di diritto ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 212/2000. La congruità delle royalties deve essere documentata con una perizia di stima indipendente basata su parametri comparabili, allineata alle linee guida OCSE sul valore normale. Senza tale documentazione, anche operazioni tra parti correlate in buona fede diventano vulnerabili a contestazioni.

Un consiglio: Prima di strutturare il trasferimento degli asset IP a una holding, verificate che la società operativa mantenga una capitalizzazione adeguata rispetto ai canoni di licenza previsti. Un piano finanziario prospettico è parte integrante della due diligence.

Un uso diforme del marchio concesso in licenza può generare responsabilità e contenziosi con richieste di risarcimento e inibitoria. Il contratto di licenza deve quindi prevedere clausole di controllo qualitativo, obblighi di reportistica e meccanismi di risoluzione in caso di inadempimento. Sul fronte brevettuale, la mancata sorveglianza del mercato espone al rischio di contraffazione non rilevata, con conseguente svalutazione dell’asset.

Sul piano della compliance, l’amministrazione fiscale applica norme rigorose per verificare la deducibilità delle royalties tra parti correlate. La tutela del marchio richiede una gestione commerciale e contrattuale continuativa: monitoraggio del mercato, rinnovi tempestivi, aggiornamento delle registrazioni nei paesi di interesse. Per i marchi con vocazione internazionale, la protezione tramite EUIPO o il sistema di Madrid dell’OMPI riduce il rischio di appropriazione indebita in altri mercati. Una strategia di protezione globale integrata con la gestione contrattuale domestica è la misura di compliance più efficace.

Studiolegalecoviello offre alle imprese italiane e internazionali una consulenza legale e tecnica completa per la valorizzazione di marchi e brevetti: dalla strutturazione dei contratti di licenza e franchising alla pianificazione fiscale degli asset immateriali, fino all’assistenza in operazioni straordinarie come fusioni e conferimenti. Lo studio integra tecnologie avanzate, tra cui strumenti di intelligenza artificiale, per garantire efficienza e precisione nella gestione dei diritti IP, con un’app mobile dedicata al monitoraggio del portafoglio. L’esperienza maturata in settori come il food-tech, il gaming e il monitoraggio IoT negli Emirati Arabi Uniti testimonia una capacità operativa che va oltre la consulenza domestica.

Per le imprese che intendono strutturare o rafforzare la propria strategia IP, Studiolegalecoviello mette a disposizione competenze multidisciplinari, riconoscimenti professionali documentati e un approccio che unisce rigore giuridico e visione commerciale. Richiedete una consulenza dedicata sulla gestione dei marchi aziendali o approfondite le opportunità legate ai marchi storici per valorizzare al meglio il patrimonio del vostro brand.

È un contratto con cui il titolare autorizza un terzo a utilizzare l’asset IP mantenendone la proprietà, di norma dietro pagamento di royalties. Può essere esclusiva o non esclusiva, con limiti territoriali o temporali.

Lo sono quando il contratto ha data certa, il corrispettivo è congruo rispetto al valore normale secondo le linee guida OCSE e supportato da una perizia indipendente. Senza questi elementi il rischio di accertamento fiscale è elevato.

La Legge 129/2004 impone al franchisor obblighi informativi precontrattuali dettagliati e un adeguato anticipo nella consegna del contratto, a tutela del franchisee.

Il titolare può inviare una diffida formale, richiedere l’inibitoria in via cautelare e agire per il risarcimento dei danni. La sorveglianza continuativa del mercato è il presupposto per individuare le violazioni tempestivamente.

Sì. Lo studio offre consulenza su registrazioni internazionali, contratti transnazionali e operazioni straordinarie con implicazioni IP in più giurisdizioni, incluse Europa e mercati extra-UE.

La valorizzazione degli asset IP richiede contratti strutturati, perizie di congruità e una gestione documentale continuativa per garantire protezione legale e compliance fiscale.